L’evoluzione della Bolar exemption

a cura di Giuliana Miglierini, PhD e giornalista scientifica

La revisione della legislazione farmaceutica è ormai in linea d’arrivo: nel momento in cui scriviamo i testi del nuovo regolamento che definisce le regole per l’autorizzazione e la supervisione dei medicinali per uso umano (oltre che ridefinire i compiti dell’EMA) e della direttiva relativa al nuovo codice dell’Unione per i medicinali a uso umano stanno affrontando il passaggio di adozione formale da parte del Parlamento UE, a cui dovrà far seguito quella da parte del Consiglio Europeo e la pubblicazione nel Giornale Ufficiale dell’Unione. Solo al termine di questo processo partirà il conto alla rovescia per l’implementazione delle nuove misure, che potrebbero entrare in vigore entro il 2028 nell’ipotesi che il pacchetto Pharma giunga a buon fine entro quest’anno. Alla pubblicazione della nuova legislazione farmaceutica, infatti, dovrà seguire lo sviluppo da parte della Commissione di tutta una serie di atti delegati e d’implementazione, che conterranno i dettagli procedurali e i requisiti per l’implementazione delle nuove misure. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione, mentre per la direttiva gli Stati membri dovrebbero avere due anni di tempo dalla sua pubblicazione ufficiale per recepirla nelle legislazioni nazionali. Per il momento, l’unica cosa certa è che EMA ha già definito la governance della struttura regolatoria chiamata a presiedere alla transizione, sia a livello centrale dell’Agenzia che del network delle autorità regolatorie nazionali.

Una volta implementata, la nuova normativa dovrebbe facilitare l’ingresso puntale sul mercato europeo dei nuovi farmaci fuori brevetto, fin dal primo giorno di scadenza dei titoli di protezione intellettuale (IP) dei medicinali originator. Valeria Croce (nella foto), mandataria brevettuale europea e partner di Jacobacci & Partners, ci aiuta a capire meglio il possibile impatto del nuovo Pharma Package sull’esenzione Bolar e gli SPC.

Un attento equilibrio dei pesi

Da un lato, l’articolo 85 della nuova direttiva europea punta a meglio armonizzare tra i diversi Paesi l’applicazione dell’esenzione Bolar, obiettivo che dovrebbe facilitare il lancio dei nuovi generici e biosimilari dal day-1. Dall’altro lato, l’effettiva portata delle nuove misure dipenderà da come essere andranno a interagire con le regole di calcolo e durata degli SPC, nonché dalle modalità di attuazione nazionale, visto che le modalità di recepimento della direttiva potrebbero leggermente variare tra i diversi stati membri. «Le peculiarità dei brevetti farmaceutici sono relative alla possibilità di estensione della protezione brevettuale relativa al prodotto autorizzato come medicinale, per un tempo massimo calcolato in base alla normativa – spiega Valeria Croce – L’SPC è stato introdotto per aiutare le aziende produttrici dei medicinali innovativi a recuperare parte dei grandi investimenti sostenuti per lo sviluppo. Nel tempo, sono poi state inserite delle forme di limitazione del diritto al brevetto, allo scopo di bilanciare gli interessi delle aziende farmaceutiche con quelli della comunità e anche degli stati membri, che spesso sostengono i costi per i medicinali a favore dei propri cittadini. Si tratta di limiti sostanziali all’esclusività offerta dal brevetto su alcune attività considerate in contraffazione». L’attuale versione dell’esenzione Bolar (procedura che prende il nome da una causa per contraffazione discussa negli Stati Uniti a metà degli anni ‘80 e che vedeva contrapposte Roche e Bolar Pharmaceuticals) permette agli sviluppatori dei medicinali off-patent di condurre gli studi e le altre attività necessarie a giungere ad approvazione regolatoria prima della scadenza del brevetto del prodotto originator, e in tempo per il lancio al day-1.

«Per entrare sul mercato alla scadenza, l’azienda genericista deve attrezzarsi per ottenere le necessarie autorizzazioni, processo che richiede del tempo. Iniziando questa serie di attività solo a brevetto scaduto, di fatto si ha un prolungamento “tecnico” della protezione brevettuale sul farmaco – spiega Croce – La Bolar exemption è stata inserita nella normativa europea con l’art.10, par. 6, della direttiva 27/2004 “Enforcement”, che ha emendato quanto stabilito dalla direttiva 83/2001. L’attuale testo di legge, tuttavia, lascia un certo grado di libertà agli Stati membri su come attuare la flessibilità circa l’esecuzione degli studi e delle altre attività necessarie a giungere ad approvazione prima della scadenza dei brevetti o SPC. In Italia, ad esempio, tali disposizioni si trovano all’articolo 68.1b del Codice della proprietà industriale, che stabilisce come gli studi e le sperimentazioni diretti all’ottenimento dell’AIC per un farmaco generico – e i conseguenti adempimenti pratici, compresa la preparazione e l’utilizzo delle materie prime – limitano l’esclusiva brevettuale in capo al titolare del brevetto. È interessante notare che la normativa italiana, che ha attuato secondo il proprio orientamento, include in quest’eccezione anche gli atti diretti a ottenere l’autorizzazione AIC in Paesi esteri».

Ci sono, infatti, diverse sfumature interpretative della Bolar exemption all’interno del panorama comunitario, ad esempio per quanto riguarda l’ottenimento di autorizzazioni nazionali o per l’estero. «Un altro punto discusso dell’attuale normativa è se essa riguardi solo gli atti di preparazione del principio attivo o anche le attività necessarie a iscrivere il prodotto nelle liste di rimborso – spiega Croce – Non è completamente uniforme l’interpretazione di chi possa effettivamente beneficiare di questa esenzione. I più importanti gruppi farmaceutici comprendono talvolta una società “sorella” che produce il generico e, quindi, è possibile che vi sia una coincidenza del soggetto che produce l’API con il soggetto che commercializza il prodotto generico e che ne deve richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio. In alcuni Paesi, tra cui l’Italia, vi sono numerosi produttori di API che non sono anche genericisti, così che il soggetto che beneficia di questa esenzione può essere differente».

Un panorama frammentato

Questa asimmetria nell’applicazione della clausola Bolar ha portato a un panorama frammentato, con conseguente impatto significativo a livello competitivo sul mercato a seconda del Paese europeo in cui è localizzata l’azienda richiedente l’esenzione. In Italia, ad esempio, una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza del 5 luglio 2024, n. 18372, Cass. Civ., sez. I) ha chiarito l’applicazione di molti aspetti, tra cui – spiega l’esperta – che l’esenzione Bolar vale anche per il genericista che non sia produttore dell’API e, soprattutto, si estende al produttore di principi attivi che non sia anche il soggetto richiedente l’autorizzazione all’immissione commercio.

«Le condizioni per applicare questa eccezione sono molto strette, ad esempio l’obiettivo della fornitura del principio attivo deve essere indicato chiaramente nei contratti, come pure l’obiettivo della produzione – aggiunge Valeria Croce – L’API deve essere utilizzato unicamente a scopi registrativi, non per una produzione diretta alla commercializzazione. La sentenza della Corte di Cassazione nasce da un contenzioso risalente al 2018; il Tribunale di Milano aveva valutato la contraffazione di brevetto e del SPC ad esso collegato e rigettato la richiesta di invalidità; la seconda istanza si era tenuta presso la Corte d’Appello di Roma. Si tratta di una decisione importante. A livello del Tribunale unitario dei brevetti (UPC) europeo, invece, non sono state ancora portate a termine cause che abbiano richiesto l’interpretazione della Bolar exemption, (quelle iniziate si sono concluse con un accordo transattivo), così che manca ancora un punto di vista interpretativo dell’UPC».

Il testo della nuova direttiva uscito dalle negoziazioni del Trilogo supera queste limitazioni e all’art. 85 chiarisce il perimetro delle attività che le aziende dei farmaci off-patent sono autorizzate a condurre in tutto il territorio dell’Unione in esenzione dall’ipotesi di violazione brevettuale. Più in particolare, viene esplicitato che i diritti del brevetto e del SPC non sono violati qualora studi, sperimentazioni e le altre attività condotte dai produttori di farmaci fuori brevetto non solo siano finalizzate all’ottenimento dell’AIC in tempo per il lancio al day-1, ma anche in riferimento alle valutazioni di HTA e all’approvazione del prezzo e delle modalità di rimborso. «La chiarezza sulla Bolar exemption che verrà introdotta dal pacchetto Pharma è utile a livello comunitario – sottolinea Croce – Se i singoli Paesi si comportano in modo diverso, ne deriva anche una diversa interpretazione della normativa da parte dei tribunali nazionali. Questo crea incertezza nei confronti dell’Europa. I singoli Paesi europei possono essere più o meno avvantaggiati, ma la posizione dell’UE rispetto a Paesi quali Cina, India o Canada è nettamente svantaggiata. Da questo punto di vista, il nuovo pacchetto farmaceutico deve essere visto in senso sicuramente positivo».

La nuova normativa chiarisce anche che l’esenzione Bolar può essere applicata indifferentemente alle diverse tipologie di prodotti fuori brevetto, siano essi medicinali generici, biosimilari, ibridi o bio-ibridi. A queste ultime due categorie appartengono quei prodotti che vengono autorizzati in parte in base ai test effettuati sull’originator, in parte con nuovi dati derivanti da studi clinici ad-hoc, ad esempio mirati a sviluppare forme farmaceutiche con diverso dosaggio o via di somministrazione.

Stoccaggio e gare di appalto

Le attività esenti da violazione dei diritti di proprietà intellettuale comprendono anche quelle finalizzate allo stoccaggio del nuovo medicinale off-patent al fine di renderlo immediatamente disponibile sul mercato al day-1 di scadenza del titolo di protezione IP. Tale possibilità è comunque subordinata a condizioni specifiche, tra cui limiti per le quantità stoccate e garanzie contro l’uso commerciale anticipato. «Il limite alle possibilità di stoccaggio è comunque rappresentato da non prima di sei mesi dalla scadenza della protezione del SPC. Soprattutto, va ricordato l’obbligo di informazione al titolare del certificato. La portata dell’esenzione, al momento, tende ad avere un’interpretazione restrittiva, proprio perché si tratta di un’eccezione a un diritto. Occorre, pertanto, valutare con attenzione chi è il soggetto che davvero può beneficiare dello “scudo” offerto dal SPC waiver (il produttore dell’API non è anche il soggetto che esporta in un Paese non-EU)», spiega Croce.

Un’altra, importante, novità introdotta dal pacchetto farmaceutico riguarda la possibilità di applicare la Bolar exemption anche alle attività propedeutiche a partecipare alle gare di appalto per le forniture dei nuovi medicinali generici/biosimilari ai vari servizi sanitari dei Paesi UE. «Questi appalti hanno una durata molto lunga, le gare per l’aggiudicazione potrebbero iniziare poco prima della scadenza della protezione brevettuale. L’impossibilità di partecipare all’offerta di appalto potrebbe, quindi, ledere il diritto e la possibilità dei genericisti di fornire il farmaco una volta che la protezione brevettuale sia venuta meno, in quanto la gara sarebbe stata già affidata a protezione brevettuale ancora valida».

Le novità introdotte dai legislatori europei permetteranno, una volta in vigore, anche alle aziende produttrici di farmaci fuori brevetto di presentare offerte nelle procedure di appalto pubblico, anche in vigenza residua del brevetto/SPC, a condizione che sia esclusa qualsiasi commercializzazione del prodotto prima della scadenza della protezione IP.

L’impatto a livello degli SPC

I Certificati di protezione complementare sono intimamente correlati alla Bolar exemption. Il pacchetto Pharma non interviene direttamente sulla normativa che li regola, in particolare il regolamento CE 469/2009, che rimane pertanto completamente autonoma. Anche la normativa relativa al brevetto unitario europeo non contiene nessuna indicazione circa SPC “a effetto unitario”. Ad aprile 2023, tuttavia, la Commissione Europea ha proposto di dar vita a una riforma completa del regime SPC; secondo tale proposta, la concessione di un brevetto unitario dovrebbe permettere di concedere singoli SPC a valore nazionale, ovvero di estendere gli effetti di un brevetto unitario per mezzo di un SPC unitario. A questo riguardo, il pacchetto per la farmaceutica risolve un’altra ambiguità, stabilendo che la Bolar exemption si applica anche alla protezione conferita dagli SPC, non solo a quella derivante dai brevetti.

In questo modo, ne esce anche rafforzata l’applicazione del regolamento UE 2019/933 che regola gli SPC manufacturing waiver, le deroghe che consentono la produzione dei medicinali protetti da SPC anche in vigenza dei rispettivi certificati ove riferita al solo export verso Paesi extra-UE o allo stoccaggio nei sei mesi precedenti la scadenza del SPC al fine di poter lanciare il prodotto al day-1. In tal senso, tutte le attività preparatorie saranno protette in modo esplicito dalla nuova esenzione Bolar nei confronti di cause per violazione della proprietà intellettuale, comprese quelle svolte dai fabbricanti delle sostanze attive o dalle aziende conto terzi che producono il medicinale off-patent per conto del titolare AIC.

Non ci resta quindi che aspettare la pubblicazione dei testi definitivi del pacchetto farmaceutico e l’implementazione delle nuove misure per vedere se si riuscirà davvero a giungere anche in Europa a realizzare concretamente la possibilità di lancio dei medicinali off-patent al day-1. Possibilità che sulla carta dovrebbe venire garantita dalla copertura a ombrello conferita dalla nuova Bolar exemption su tutta la filiera, unita alla possibilità di condurre le necessarie attività preparatorie a partire da due anni prima dalla scadenza del brevetto o del SPC. L’inclusione anche delle gare di appalto, infine, dovrebbe permettere di aggiudicare pre-scadenza le forniture dei nuovi medicinali fuori brevetto, con consegna dei prodotti a partire dal primo giorno di perdita della protezione IP. Bisognerà comunque continuare a monitorare l’effettivo recepimento del quadro legislativo da parte dei vari stati membri, per identificare prontamente la persistenza di eventuali frammentazioni.

«I brevetti e gli SPC più importanti sono sempre monitorati. Nella mia esperienza, ho visto molta prudenza nell’approfittare di cambiamenti normativi non del tutto chiari, specie su aspetti normativi a elevato rischio di contenzioso. Aziende con un approccio più “temerario” potrebbero analizzare già ora nel dettaglio i possibili scenari legali», è il suggerimento conclusivo di Valeria Croce.